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平成26年(行ケ)第10145号
ローソク事件


弁理士  玉腰 紀子
弁理士  須山 佐一

○判決のポイント

 出願審査の過程で行った,明細書の記載の補正を元の記載に戻す訂正は,当該補正自体に誤りがあるとは認められないから,誤記の訂正には当たらないとして,当該訂正を認めた審決が取り消された。

 事件番号等:平成26年(行ケ)第10145号(知財高裁 H27.03.25 判決言渡)
 事件の種類(判決):維持審決取消請求事件(審決取消)
 原告/被告:X1,X2/ペガサス・キャンドル株式会社
 キーワード:誤記の訂正
 関連条文:特許法134条の2第1項ただし書2号

○事案の概要

 本件特許は「ローソク」の発明に係り,出願審査の過程で明細書の記載に関する本件補正1を経て特許査定がなされた。その後,原告らが本件特許に対して無効審判を請求したため,被告は,本件特許についての訂正請求を行った。特許庁は,上記訂正を認め,当該無効審判の請求は成り立たないとの審決をした。当該審決の取り消しを求めた本件訴訟においては,上記訂正のうち,本件補正1で行った補正を元の記載に戻す訂正(訂正事項5及び6)が,誤記の訂正に当たるか否かが争われた。

○知財高裁の判断

 訂正事項5及び6は,本件特許明細書の段落【0025】中に,「実施例2と同一方法でスチール製のつめ状具でこそぎ落した」とあるのを,「刺抜きでこそぎ落した」に訂正し(訂正事項5),また,「先端部のワックスがそぎ落とされた燃焼芯の重量から先端部に残ったワックスの被覆量を算出したところ,6本とも先端部のワックス被覆量は,燃焼芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量の24%であった。」とあるのを削除する(訂正事項6)ものである。そして,前記1(6)ア,イ及びエのとおり,各訂正前の段落【0025】の各記載は,本件補正1による補正F1及び補正F3に係る補正により記載されたものである。
 誤記の訂正が認められるためには,まず,特許明細書又は特許請求の範囲に「誤記」,すなわち,誤った記載が存在することが必要である。しかし,前記1(6)イ,エで判示したとおり,補正F1は,本件当初明細書に,段落【0025】の各実験例の燃焼芯の作製方法について「(ワックスを)刺抜きでこそぎ取った」と記載していたのを,「(ワックスを)スチール製のつめ状具でこそぎ落した」と言い換え,実施例2とこそぎ落としの方法が同一であることを明瞭にしたものであり,補正F3は,本件当初明細書には,段落【0025】の各実験例の燃焼芯からワックスをこそぎ取った割合(ワックスの残存率)が明らかにされていなかったのを,ワックス残存率が24%であることを明らかにしたものであり,これらの補正内容自体が誤ったものであるとも,補正後の記載事項が,補正前に記載されていた事項と技術的に相容れない事項であるとも認められないから,そもそも,補正F1又は補正F3に係る補正後の記載内容(本件訂正前の記載内容)自体に,誤りがあるとは認められない。
 なお,訂正の経過をみても,被告は,本件訴訟に先立つ無効審判請求において,原告らから,補正F1及びF3が新規事項の追加に当たるとの無効理由が主張されたのに対し,当初これを争い,補正F1及びF3は新たな技術的事項を導入するものではない旨主張していたものの(甲21),審決の予告において,これらの補正が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとの審判合議体の判断が示されたため(甲13),初めて,本件補正1後の記載を補正前の記載に戻すために,訂正事項5及び6の訂正を請求するに至ったものであり(乙2),被告自身も,本件補正1後の記載内容自体が誤っている,との主張をしているものではない。
 そうすると,補正F1及びF3に係る補正後の記載を,補正前の記載に戻すための訂正事項5及び6は,「誤記」の訂正に当たるとは認められず,審決の判断は,その前提において誤りがあるというべきである。

 これに対し,・・・審決も,訂正の請求に関する規定は,特許明細書等の内容は登録後みだりに変更されるべきものではないが,特許権の登録後にその権利内容の一部に瑕疵があるため,有効な部分までもが併せて無効になってしまうことは権利者にとって酷であることから,その瑕疵を是正して無効理由や取消事由を除去することができる途を開く必要があるという,相反する要請を調和させるものとして設けられた規定であることに鑑みても,訂正事項5及び6の訂正は,誤記の訂正に該当するものとするのが至当である旨述べる。
 しかし,訂正制度の趣旨が,被告や審決の述べるような趣旨のものであることはそのとおりであるものの,特許法は,そのような相反する要請の調和を図る具体的な範囲として,同法134条の2第1項ただし書の各号に掲げる事項を目的とするものに限って訂正を認めているのであり,同項2号の「誤記又は誤訳の訂正」とは,その文言上,記載内容自体が誤っているときに,その記載を正しい記載内容に訂正することを意味することが明らかであるから,記載内容自体が誤っていない記載の訂正を,同号に含めることはできない。

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