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平成26年(行ケ)第10235号
洗浄剤組成物事件


弁理士  玉腰 紀子
弁理士  須山 佐一

○判決のポイント

 特許発明と対比する主引用発明が異なれば,無効理由も異なることは当然であるとして,一事不再理効を理由に審判の請求を却下した審決が取り消された。

 事件番号等:平成26年(行ケ)第10235号(知財高裁 H27.08.26 判決言渡)
 事件の種類(判決):請求却下審決取消請求事件(審決取消)
 原告/被告:アクゾノーベル株式会社/昭和電工株式会社
 キーワード:一事不再理効,容易想到性の判断における具体的な論理構成
 関連条文:特許法29条2項,同法167条

○事案の概要

 本件特許については,原告とは異なる第三者から進歩性欠如を理由とする無効審判がなされ,訂正請求を経て維持審決(第1審決)がなされた。その後,原告は,本件特許につき,甲3号証又は甲4号証を主引用例として進歩性欠如を理由とする無効審判を請求した。当該無効審判については,維持審決(第2審決)がなされ,さらに,当該維持審決の取り消しを求める審決取消訴訟において,当該維持審決が維持されて,第2審決が確定した。
 その後,原告は,本件特許に対し本件審判を請求したところ,本件審判において原告が主張する無効理由は,第2審判において,原告が主張したのと同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから,本件審判は,第2審決の一事不再理効に反して請求されたものであるとされ,「本件審判の請求を却下する」との審決がなされた。

○知財高裁の判断

 本件審判の請求書における上記記載によれば,原告は,本件審判の無効理由として,甲1文献に記載された従来技術と甲3公報に記載された「OS」との組合せによる容易想到性(特許法29条2項)を主張していること,すなわち,甲1文献に記載された従来技術である「ガラス瓶,金属表面の洗浄において2%以上のNaOH(水酸化ナトリウム)水溶液が,キレート剤としてコンプレクサン型であるEDTAを添加して常用されていたこと」を主引用発明とし,生分解が低いという問題があるEDTAを,それと同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート剤に変更するという技術思想が甲2公報に記載されていることを動機付けとして,甲3公報に記載された,同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート剤である「OS」を,主引用発明におけるEDTAに代えて用いて,「2%以上のNaOH水溶液に,キレート剤として「OS」を添加して,ガラス瓶,金属表面の洗浄に用いる」ことにより,本件発明の構成とすることは,当業者が容易に想到することができたと主張しているものと解される。
 これに対し,本件審決は,前記認定のとおり,本件審判において原告が主張する無効理由における主引用発明は,第2審判における主引用発明である,甲3公報ないし甲4公報に記載された「OS」なる金属イオン封鎖剤組成物(引用発明1bないし引用発明2b)であると認定したのであり,本件審決のこの認定は誤りである。

 特許発明が出願時における公知技術から容易想到であったというためには,当該特許発明と,対比する対象である引用例(主引用例)に記載された発明(主引用発明)とを対比して,当該特許発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で,当業者が主引用発明に他の公知技術又は周知技術とを組み合わせることによって,主引用発明と,相違点に係る他の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが,当業者において容易に想到することができたことを示すことが必要である。そして,特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なれば,特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり,これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるのであるから,主引用発明が異なれば,無効理由も異なることは当然である。
 また,主引用例は,特許発明の出願時における公知技術を示すものであればよいのであるから,甲1文献のように出願時における周知技術を示す文献であっても,主引用例になり得ることも明らかであり,これを主引用例たり得ないとする理由はない。さらに,主引用発明が同一であったとしても,主引用発明に組み合わせる公知技術又は周知技術が実質的に異なれば,発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることとなるのであるから,これによっても無効理由は異なるものとなる。
 よって,特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も,主引用発明が同一で,これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も,いずれも異なる無効理由となるというべきであり,これらは,特許法167条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求ということはできない。

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