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平成26年(行ケ)第10137号
可逆的熱特性を有する複合繊維事件


弁理士  玉腰 紀子
弁理士  須山 佐一

○判決のポイント

 審査段階で拒絶理由とはされたが,拒絶査定の理由とはされなかった新規性,進歩性違反を理由に請求を棄却した審決が,審査段階の拒絶理由通知書に記載された拒絶理由が,黙示に維持されているものと解する余地はない,として取り消された。

 事件番号等:平成26年(行ケ)第10137号(知財高裁 H27.03.10 判決言渡)
 事件の種類(判決):拒絶審決取消請求(審決取消)
 原告/被告:アウトラスト テクノロジーズ,リミテッド ライアビリティ カンパニー/特許庁長官
 キーワード:拒絶理由通知書,拒絶査定の理由,拒絶審決の理由,パラメータフィン系炭化水素,マイクロカプセル
 関連条文:平成14年改正前の特許法159条2項,同法50条,同法17条の2

○事案の概要

 原告は,温度調節材料を含む複合繊維に関する発明につき特許出願をしたところ,当初請求項1が,引用例との関係において,特許法29条1項3号(「理由1」)及び同条2項(「理由2」)に該当し,特許を受けることができないとの理由を含む拒絶理由通知書を受けたので,当初請求項1について,補正(平成24年補正)を行うとともに,意見書を提出したが,本願は,拒絶理由通知書に記載した理由1,2によって,拒絶すべきものであるとする拒絶査定を受けた。この拒絶査定の備考欄には,理由1,2については,請求項24,25が該当すること,請求項1については補正が新規事項の追加であること,請求項の記載が明瞭でないこと,などが指摘されていた。
 そこで,原告は拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに請求項を補正(本件補正)したが,請求項1については,本件補正が,明瞭でない記載の釈明及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認定した上で,補正後本願発明1は,(1)引用発明と同一のものであり,独立特許要件を欠くと判断して,本件補正を却下するとともに,(2)本件補正前の平成24年補正後本願発明1についても,引用発明と同一のものであり,特許法29条1項3号の規定に該当し,特許を受けることができない旨の判断をした。
 本訴は,原告が,本件審決は,本件拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由をもって審判不成立の判断をしており,平成14年改正前特許法159条2項により準用される同法50条本文所定の手続違背であるとして,その取消を求めて提起したものである。

○知財高裁の判断

ア 本件審決は,平成24年補正後本願発明1につき,引用発明と同一のものであるから,特許法29条1項3号の規定に該当し,特許を受けることができない旨の判断をしている。

イ(ア) 他方,本件拒絶査定においては,……のとおり,①平成24年補正後の「請求項24,25」に係る発明につき,「理由1,2」,すなわち,新規性及び進歩性欠如に該当し,「引用文献1に記載された発明とは,依然として差異がない。」,②平成24年補正後の「請求項26」に係る発明につき,「理由2」,すなわち,進歩性欠如に該当し,「なおも,引用文献1に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることが出来たものである。」,③平成24年補正後の「請求項6,9~12」に係る発明につき,「理由2」,すなわち,進歩性欠如に該当し,「なおも,引用文献2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることが出来たものである。」と記載されている。
 (イ) 平成24年補正後本願発明1,すなわち,平成24年補正後の「請求項1」については,「<引用文献等一覧>」に後続する「なお書き」の(1)において,当初特許請求の範囲の「請求項1」の「相変化物質」を「ポリマー相変化物質」に限定し,かつ,「相変化物質の転移温度の範囲」を「規定」した点が,「いわゆる新規事項の追加に該当する」こと,(7)の後の(A)において,「向上した可逆的熱特性」につき,「明瞭でない点」があることが指摘されているにとどまり,本件拒絶査定中,上記指摘以外に,平成24年補正後の「請求項1」に言及した記載は,ない。
 (ウ) 以上によれば,平成24年補正後本願発明1が本件拒絶査定の理由となっていないことは,明らかというべきである。

ウ 以上のとおり,本件審決が,特許法29条1項3号の規定に該当し,特許を受けることができない旨の判断をした平成24年補正後本願発明1は,本件拒絶査定の理由とされていなかったのであるから,平成14年改正前特許法159条2項にいう「査定の理由」は存在しない。
 したがって,本件審決において,平成24年補正後の「請求項1」を拒絶する場合は,平成14年年改正前特許法159条2項,50条本文に基づき,出願人である原告に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならないところ,本件審判手続において,拒絶理由は通知されなかったのであるから,本件審判手続には,平成14年改正前特許法159条2項,50条本文所定の手続を欠いた違法が存することは,明らかである。

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