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平成26年(ネ)第10051号
痴呆予防及び治療用の組成物事件


弁理士  玉腰 紀子
弁理士  須山 佐一

○判決のポイント

「痴呆予防及び治療用の組成物」の発明の出願審査の過程において,食品の形態にした食品組成物のクレームを削除することは,食品組成物に係る発明について特許を取得することを断念する趣旨であったと解するのが相当であり,これを踏まえて特許査定がされたと認められる。

 事件番号等:平成26年(ネ)第10051号(知財高裁 H26.10.23 判決言渡)
 事件の種類(判決):特許権侵害差止請求控訴(控訴棄却)[原審 東京地裁平成24年(ワ)第24317号]
 控訴人/被控訴人:株式会社エイワイシー/株式会社グロービア
 キーワード:選択発明,包袋禁反言,栄養補助食品,食品組成物,医薬組成物
 関連条文:特許法100条1項及び2項,同法29条2項

○事案の概要

 本件特許の専用実施権者である控訴人が,被控訴人各製品の実施が控訴人の専用実施権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人各製品の製造等の差止め等を求めた事案である。
 被控訴人は,被控訴人各製品は,栄養補助食品(健康食品・サプリメント)であって,特定の疾患を対象とする医薬品ではない,出願人が,審査の過程で補正により削除した,請求項7(食品組成物)について「請求項1の組成物を食品の形態にしたもの」と主張したことに照らせば,補正によって,出願人が本件発明から「食品」の構成を除外していたことは明らかである,特許庁審査官も本件発明の「組成物」を医薬組成物と捉えて特許査定をした,などとして,被控訴人製品は,本件特許の技術的範囲に属しない,と主張した。
 原審は,被告各製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,原告の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が,原告がこれを不服として控訴した。

○知財高裁の判断

 知財高裁は,被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属しないから,控訴人の請求は理由がないと判断した。

(1) 控訴人は,特許庁審査官は本件発明に係る「組成物」に食品組成物が含まれると考えて審査を行っており,これが医薬組成物のみを指すことを前提に審査された形跡はないと主張する。
 しかしながら,仮に,特許庁審査官が,請求項1における「組成物」に医薬組成物のみならず食品組成物が含まれると理解していたのであれば,請求項1の発明は,本件補正の前後を問わず,「フェルラ酸を含有する食品」を含む点で,引用文献2に記載された発明に対して新規性を有しないこととなるから,本件特許権者に対し,その旨の拒絶理由が通知されることとなるはずである。それにもかかわらず,本件特許の審査の過程を通じて,このような拒絶理由が本件特許権者に通知されることがなかったことに照らすと,特許庁審査官が請求項1における「組成物」は食品組成物を含むものではないと理解していたことは明らかである。

(2) そして,このような特許庁審査官の理解によれば,請求項7の発明は,「ハイドロキシシンナム酸誘導体」をさらに「フェルラ酸又はイソフェルラ酸である」と特定するか否かを問わず,「フェルラ酸を含有する食品」を含む以上,引用文献2に記載された発明に対して新規性を有することはない。
 このことは,現に上記のとおりの特定がされた上記補正後の請求項8の発明を含めて,引用文献2に記載された発明との関係で新規性がないとの拒絶理由が示されていたこと(乙13)からも明らかである。
 この点,控訴人は,本件特許に係る発明が,フェルラ酸やイソフェルラ酸がβアミロイドの脳内蓄積による神経損傷を防止するとの作用機序に着目してなされた発明であると指摘する(同上)。しかし,かかる作用機序が,引用文献2(乙28)に記載された,フェルラ酸を含有すると認められるトウキのアルコール抽出物の活性酸素除去作用とは異なるものであるとしても,痴呆の予防及び治療の目的が食品としての新たな用途を提供するものとはいえない以上,これに関わるこのような作用機序の相違をもって,「フェルラ酸を含有する食品」に係る発明が引用文献2に記載された発明に対して新規性を有することとなるものではない。」

(3) これらの事情に加え,控訴人が,本件補正に係る補正事項の説明において,
「拒絶査定において,本願請求項7-12に係る発明は,引用文献6(判決注・引用文献2を指す。)に記載された発明であると認定された。
 このご認定に対し,手続補正書において,請求項7-12を削除したので,当該拒絶の理由は解消されたと思料する。」
 と記載し(乙16),前記イの発明が引用文献2に記載の発明に対して新規性を有しないとの特許庁審査官の認定判断を前提に,上記各請求項の削除によってかかる拒絶理由が解消されたと述べていることに照らせば,本件特許権者は,本件特許に関して,食品組成物としての発明について特許を取得することを断念する趣旨で本件補正を行ったと解するのが相当であり,これを踏まえ,本件特許について特許査定がされたと認められる。

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